Relación entre Marcas Registradas y Nombres de Dominio

Última actualización el Miércoles, 09 de Diciembre de 2009 16:18 Escrito por Gonzalo Reynoso Martes, 26 de Agosto de 2008 00:00

Guías - Planificación Web

1- Introducción

Un consultante utilizaba hacía cuatro años un nombre de dominio. Luego, quiso registrar como marca ante el INPI su nombre de dominio y resultó durante la búsqueda de antecedentes, que la marca ya se encontraba registrada.

Ante la existencia de una marca registrada que coincide con un nombre de dominio, puede una persona seguir utilizando legítimamente su sitio?

2- Relación entre Marcas y Nombres de Dominio

La constitución de nombres de dominio se hace a través de NIC, el cual ha dispuesto el sistema first come first serve. Mediante resolución 2226/2000, del 30/8/2000, se establecieron las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio de Internet, que consagran que "El registro de un determinado nombre de dominio se otorgará a la persona física o jurídica registrante que primero lo solicite", quien deberá declarar bajo juramento que, de su conocimiento, el registro y uso del nombre de dominio solicitado no interfiere ni afecta derechos de terceros (regla 12).

Esto trajo como consecuencia la proliferación de usurpaciones del nombres de dominio, por aquellos oportunistas que solicitaban nombres de dominio de marcas reconocidas y luego los ofrecían en venta a altísimos precios. Producto de esta actividad, la jurisprudencia mayoritaria se ha pronunciado a favor del titular de marca registrada y ha dado lugar a los pedidos de transferencia de aquellos nombres de dominio que violen derechos marcarios. Se debe recordar que el titular de una marca registrada tiene la exclusividad el uso de la misma, lo cual lo habilita a oponerse al uso elegítimo de terceros.

Sin embargo, para la procedencia de las acciones, la jurisprudencia nacional e internacional exige el cumplimiento de determinados requisitos.

3- Requisitos para la procedencia de acciones contra nombres de dominio

Para tener una aproximación sobre la relación entre la titularidad de una marca registrada y la de un nombre de dominio, se puede recurrir a las normas de la mayor autoridad internacional sobre la materia: la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (“ICANN”). Ante dicha institución, para que la posición de quien controvierte la titularidad de un nombre de dominio sea contemplada (desvirtuando el principio de prioridad temporal), exige la concurrencia de las siguientes circunstancias:

i) que el nombre de dominio sea idéntico o confundible con una marca sobre la que el reclamante tiene derechos;
ii) que el registrante no tenga derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y esté siendo utilizado con mala fe.

Este organismo internacional enuncia como circunstancias demostrativas del registro y uso un nombre de dominio con mala fe: i) las que indiquen que ha registrado o adquirido el nombre de dominio para vender, alquilar o transferirlo de cualquier otro modo al reclamante propietario de la marca o a un competidor de dicho reclamante, por una cantidad que exceda sus costos directamente relacionados con el nombre de dominio; o ii) si ha registrado el nombre de dominio para evitar que el propietario de la marca pueda reflejarla en él; o iii) si ha registrado el nombre de dominio principalmente para perjudicar al negocio de un competidor; o iv) si usando el nombre de dominio intencionadamente ha intentado atraer para beneficio comercial a usuarios de internet mediante la creación de confusión con la marca del reclamante.

En un fallo ante el ICANN, ("Council of Better Business Bureau, Inc. v. Server 100" ) el panel rechazó el pedido de transferencia del nombre de dominio betterbusinessonline.com en virtud de que se conforma por tres palabras del idioma inglés de uso generalizado en relación con el desarrollo de negocios online. A ello se sumó que el nombre de dominio había sido usado de buena fe por el demandado, y durante los cinco años anteriores a la disputa.

Sin embargo, la doctrina judicial nacional resulta más incierta cuando, por no tratarse de marcas notorias, no se configura con claridad la actuación de mala fe del registrante del nombre de dominio.

En algunos casos, la jurisprudencia tiende a reconocer un alcance sobredimensionado al derecho sobre una marca registrada. Por ejemplo, en "Cafre S.A. v. Informática para Profesionales S.R.L. s/cese de uso de marca" se hizo lugar a la demanda, aun admitiendo que no resulta posible en el caso atribuir mala fe, que el contenido de la página de los demandados no tiene influencia decisiva y que la actora y las demandadas no resultan competidores, por entender que no podría obligarse a la actora a usar su signo en forma distinta de como fue registrado como marca. También en "Industrias Solano S.A. v. Gallo, Hugo y otro s/cese de uso de marca" se hizo lugar a la demanda entendiéndose irrelevante la falta de prueba sobre la existencia de mala fe en el demandado, habida cuenta de la no controvertida precedencia de la actora como titular de la marca en la que sustentaba su pretensión. Se prescindió asimismo de considerar la existencia de numerosos titulares sobre la marca "Tempo", distintos del accionante, en otras clases del nomenclador marcario.

En otra línea de decisión, no tratándose de marcas notorias ni configurada claramente la actuación de mala fe del registrante del nombre de dominio, se tiende a reconocer la autonomía del derecho sobre el nombre de dominio de internet, siguiéndose el criterio preciso de los principios orientadores de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN. La decisión alcanzada en "Tiempo Libre S.A. v. Segurel, Alberto A. s/medidas cautelares" representa un avance en este camino. En el fallo “Tiempo Libre” la Cámara rechazó el pedido de transferencia de un nombre de dominio al fundamentar que “la mera titularidad de una marca no determina per se el derecho sobre un nombre de dominio que coincida con esa designación, aunque sí constituye un antecedente que, en el supuesto de conflicto, se deberá confrontar con el interés legítimo del titular del dominio invocado de acuerdo con las circunstancias de hecho acreditadas en cada caso, sin prescindir de otras (...)”. En dicho fallo, el titular del nombre de dominio lo había solicitado y utilizado por seis años, previo a la interposición de la acción. Dicha circunstancia fue determinante para que la Cámara rechazara la medida cautelar solicitada.

En "CyT Comunicaciones y Telemática S.R.L. v. Internet Proyects S.A. s/medidas cautelares" se rechazó la medida cautelar solicitada, en el marco de los arts. 232 CPCC. y 50 Acuerdo ADPIC Ley Nº24425, sobre el nombre de dominio "cyt.com.ar", al entenderse que la actora no había acreditado con el grado suficiente de certidumbre su derecho sobre el nombre comercial invocado, ni tampoco la urgencia o peligro en la demora para revertir una situación de hecho mantenida durante cinco años.

4- Conclusiones

La utilización de un nombre de dominio que es idéntico a una marca registrada, podría eventualmente causar la interposición de una demanda para la transferencia del dominio a favor del titular de la marca.

El titular del nombre de dominio tiene defensas a su favor. Sin embargo, la jurisprudencia nacional no es consonante y existen distintos criterios para la evaluación de los requisitos necesarios para la procedencia de este tipo de defensas. De todas formas, existen antecedentes jurisprudenciales que podrían utilizarse para efectivamente defender los derechos autónomos que se detentan sobre un nombre de dominio. Los argumentos que se tendrían a favor son:

La legitimidad del derecho de uso del nombre de dominio, cuando la registración del nombre de dominio es anterior a la registración de la marca.
La ausencia de mala fe, que puede probarse a través de la ausencia de ofrecimientos de venta de la página, la utilización del nombre para desviar clientela, etc.

Por lo tanto, aun existiendo un potencial riesgo a la presentación de una demanda en contra del uso del nombre de dominio, existirían de todas formas fundamentos legales y antecedentes jurisprudenciales para la defensa de la titularidad de nombres de dominio que coinciden con marcas registradas.

Dra. Estefanía Santos
consultas@estefaniasantos.com.ar